Registro de Marcas 101: Cuidado con la Probabilidad de Confusión

Por la Lcda. Carolene Fontanet Smith (Saldaña, Carvajal & Vélez-Rivé, PSC)

La protección a las marcas parte de la noción de que éstas facilitan y mejoran las decisiones de compra de los consumidores, pues evitan confusión sobre el origen de productos y servicios.

In Re Charger Ventures LLC, No. 22-1094 (Fed. Cir. 2023)

De ahí que tanto el United States Patent and Trademark Office («USPTO») como el Registro de Marcas de Puerto Rico rehúsan registrar marcas que pueden confundirse con marcas ya registradas.

Hace unos días, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal emitió su opinión en In Re Charger Ventures LLC, No. 22-1094 (Fed. Cir. 2023), en la cual confirmó la decisión de un oficial examinador del USPTO, según afirmada por el Trademark Trial and Appeal Board («Junta»), de rechazar la solicitud de registro de la marca «SPARK LIVING» para el arrendamiento, venta y manejo de inmuebles. Esto, basado en la probabilidad de que los consumidores confundan

«SPARK LIVING» con «SPARK», una marca anteriormente registrada con relación al arrendamiento y manejo de propiedades comerciales.

Ante la determinación inicial del oficial examinador, el Solicitante enmendó su solicitud para especificar que bajo «SPARK LIVING» solo se ofrecen servicios a propiedades residenciales.

Sin embargo, el oficial sostuvo su decisión y la Junta confirmó ese rechazo tras determinar que es probable que un consumidor piense que «SPARK LIVING» es una variación de «SPARK».

El Solicitante no se dio por vencido y llevó el asunto ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, arguyendo que la inclusión de la palabra «LIVING» distingue su marca de la anteriormente registrada; que los servicios ofrecidos bajo las marcas y sus canales comerciales son sustancialmente distintos; y que los dueños de propiedades residenciales son sofisticados y distinguibles de los dueños de propiedades comerciales.

Al fin y al cabo, la Corte no compró esos argumentos.

Para evitar odiseas como la del Solicitante, es prudente procurar una evaluación sobre la registrabilidad de una marca antes de iniciar el proceso de solicitud e incurrir los gastos relacionados.

Un/a abogado/a con conocimiento sobre derecho marcario puede identificar una potencial controversia sobre probabilidad de confusión y proponer alternativas más costo efectivas que emprender una batalla con todas las de perder, como ocurrió en este caso.